Introduction aux secrets commerciaux : de quoi s’agit-il et pourquoi sont-ils importants pour votre entreprise?

11 septembre 2020

Les avocats en propriété intellectuelle se font fréquemment poser la question suivante : « Comment puis-je empêcher les autres d’utiliser la technologie que j’ai mise au point et qui représente une valeur importante pour mon entreprise? ». La réponse à cette question est souvent de conseiller aux clients de déposer une demande de brevet. Cependant, il existe un autre type de protection de la propriété intellectuelle, appelé le « secret commercial », qui peut être plus approprié dans certaines situations ou pour certaines technologies.

La présente infolettre traitera principalement de ce sujet : l’importance des secrets commerciaux. Plus précisément, elle expliquera de manière générale ce que sont les secrets commerciaux et vous informera ensuite sur les différentes manières dont une entreprise peut utiliser les secrets commerciaux et ce qu’elle doit faire pour les protéger.

Bref survol des secrets commerciaux

La définition du secret commercial est incroyablement large; en fait, le terme « secret commercial » peut regrouper toute information commerciale qui a une valeur du fait qu’elle est secrète. Cette information peut être de nature financière, commerciale ou scientifique, et comprendre par exemple des schémas, des plans, des compilations, des formules, des programmes, des codes, des prototypes ou des techniques.

Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour pouvoir protéger un secret commercial au Canada et bénéficier de cette protection, une entreprise doit :

tirer une valeur commerciale du secret;
tenir secrets les renseignements de l’entreprise; et
prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les renseignements de l’entreprise restent secrets.

En général, si les critères susmentionnés sont respectés, l’information en question peut être considérée comme étant un secret commercial. Certains des plus célèbres secrets commerciaux sont par exemple des recettes (comme celle du Coca-Cola^MC et celle de la recette originale du Poulet Frit Kentucky^MC), des formules chimiques (comme celle du WD-40^MC) et des renseignements sur les clients des plateformes de réseaux sociaux et applications de rencontre (comme Facebook^MC ou Tinder^MC).

Bien que la définition de ce que constitue un secret commercial puisse sembler très générale, c’est précisément cette portée très large du secret commercial qui en fait un outil si puissant : il permet à votre entreprise de monopoliser une information ou une technologie qu’il pourrait ne pas être possible de protéger par d’autres moyens, comme les brevets. De plus, la protection qu’accorde le secret commercial en conservant secrète une information de valeur peut durer indéfiniment (en fait jusqu’à ce que le secret soit révélé).

La prémisse qui sous-tend le secret commercial est que, en conservant secrète une information de valeur, les tiers ne peuvent y accéder ni l’utiliser, ce qui donne à votre entreprise un avantage par rapport à vos concurrents.

Par conséquent, si votre entreprise possède des informations dont elle tire une valeur (comme une nouvelle technologie), le secret commercial pourrait constituer une solution de rechange très intéressante aux brevets et aux autres formes de protection de la propriété intellectuelle.

Meilleures pratiques des entreprises à l’égard de leurs secrets commerciaux

Après ce bref survol de ce qui constitue un secret commercial, nous nous concentrerons maintenant sur des considérations pratiques, plus particulièrement sur les moyens de protéger le caractère confidentiel des secrets commerciaux, même lorsqu’ils doivent être partagés avec des employés ou des tiers.

Les entreprises ont souvent besoin de partager leurs secrets commerciaux avec d’autres. Par exemple, il n’est pas rare que certains employés d’une entreprise aient accès à certains (voire à l’ensemble) des secrets commerciaux de l’entreprise. De même, des entreprises doivent souvent partager leurs secrets commerciaux avec des tiers, notamment des consultants externes dont elles ont retenu les services. Aussi, une entreprise qui vient de développer une nouvelle technologie dont elle veut conserver le secret peut être obligée de divulguer de quelle façon est élaborée la technologie en question à un tiers fabricant. Dans de telles situations, il est important de mettre en place certaines mesures qui vous aideront à vous assurer que vos secrets commerciaux demeureront secrets.

Obligations contractuelles

Lorsqu’elles sont bien utilisées, les clauses contractuelles peuvent offrir une protection suffisante pour les secrets commerciaux d’une entreprise. Particulièrement, en ce qui concerne les employés ou les tiers susceptibles d’avoir accès aux secrets commerciaux, il serait prudent de leur faire signer une convention écrite étanche stipulant les obligations de ces employés ou de ces tiers relativement aux secrets commerciaux auxquels ils ont accès. Les clause suivantes relatives aux secrets commerciaux peuvent être incluses dans un contrat d’emploi ou un contrat avec un tiers :

Une définition de ce que constitue une « information confidentielle » ou un « secret commercial ». Cette clause permettrait d’établir quelle information fournie à l’employé ou au tiers est considérée comme un secret commercial.
Une obligation de non-divulgation et de non-utilisation. Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers en question n’est pas autorisé à utiliser ou à communiquer l’information qu’il reçoit, sauf dans le cadre d’une « utilisation autorisée ».
Une définition de ce que constitue une « utilisation autorisée ». Cette clause établirait de quelle manière l’employé ou le tiers peut utiliser ou communiquer l’information confidentielle qu’il reçoit.
Un engagement à ne pas utiliser/communiquer/publier/reproduire l’information confidentielle de tiers (par ex., un ancien employeur). Cette clause rappellerait à l’employé ou au tiers qu’il lui est interdit d’utiliser ou de communiquer une information confidentielle qu’il a reçue d’un ancien employeur ou donneur d’ouvrage.
Une clause relative à la destruction de données ou au retour de documents. Celle-ci préciserait que l’employé ou le tiers est tenu de détruire ou de retourner toutes les informations confidentielles qu’il a reçues de l’entreprise lors de la terminaison de son contrat.
Une obligation de rapporter toute transmission accidentelle d’information. Cette clause préciserait à quel moment et dans quelles circonstances un employé ou un tiers doit aviser l’entreprise si des informations qu’il avait en sa possession ont été communiquées ou utilisées d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles.
Une clause pénale (articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec). Cette clause préciserait que l’employé ou le tiers est obligé de payer une certaine somme à l’entreprise si l’information confidentielle qu’il reçoit est communiquée ou utilisée d’une manière qui contrevient à ses obligations contractuelles.

Les clauses ci-dessus constituent quelques exemples des clauses importantes qui peuvent être incluses dans un contrat écrit pour tout employé ou tout tiers qui aura accès aux secrets commerciaux d’une entreprise. Il existe d’autres façons de mettre en œuvre les clauses dont il est question ci-dessus; elles peuvent par exemple être incluses dans le manuel des politiques de l’entreprise qui est remis aux employés à leur embauche.

Il est aussi important de rappeler aux employés ou aux tiers leurs obligations concernant les secrets commerciaux de l’entreprise en temps opportun. Par exemple, lorsque le contrat d’un employé ou d’un tiers prend fin ou est résilié, il serait pertinent de lui rappeler qu’il a l’obligation de retourner ou de détruire l’ensemble des informations confidentielles ou des documents que l’entreprise lui a fournis. Ce rappel peut être fait dans un courriel, dans une quittance que doit signer l’employé ou même au cours d’un entretien de départ.

Devoir de loyauté de l’employé

Il nous semble important de mentionner que, au Québec, tous les employés ont un devoir de loyauté envers leur employeur aux termes de l’article 2088 du Code civil du Québec, qui mentionne entre autres que « Le salarié […] doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat […]. » (nos soulignés). Par conséquent, même en l’absence d’un contrat d’emploi écrit contenant les clauses susmentionnées, les employés sont quand même tenus de conserver le caractère confidentiel des secrets commerciaux et de ne pas s’approprier le matériel ou la propriété intellectuelle de leur employeur. Cependant, étant donné que cette protection demeure plutôt limitée (par exemple, elle ne s’applique que pendant une durée raisonnable après la fin du contrat d’emploi) et qu’il est important que les employés connaissent bien leurs obligations, il est toujours plus prudent de définir explicitement les obligations de l’employé à l’égard des secrets commerciaux, notamment dans un contrat d’emploi ou dans un manuel des politiques de l’entreprise.

Il est à noter également que l’article 2088 du Code civil du Québec concerne les employés uniquement, et qu’il ne s’applique pas aux tiers qui obtiennent un accès aux secrets commerciaux.

Recours

Même avec les meilleures mesures de protection, un employé ou un tiers, actuel ou ancien, pourrait néanmoins utiliser ou divulguer des secrets commerciaux de votre entreprise. Bien qu’une telle situation soit malheureuse, il existe un certain nombre de recours légaux qui peuvent vous permettre de diminuer les dommages subis, et de recouvrer des sommes auprès des parties fautives.

Ainsi, il est généralement possible d’obtenir une injonction ou des mesures de protection contre les parties qui se seraient indûment approprié les secrets commerciaux de votre entreprise. De plus, il est généralement possible de recouvrer des dommages-intérêts auprès de ces parties.

Ces recours peuvent être très sévères dans certaines circonstances. Par exemple, dans le cadre d’une poursuite intentée aux États-Unis en 2017 par Motorola Solutions contre Hytera Communications, Motorola alléguait entre autres que trois de ses anciens employés avaient été recrutés par Hytera et qu’ils avaient emporté avec eux des secrets commerciaux de Motorola. Hytera se serait ensuite servie de ces secrets commerciaux pour mettre au point ses produits de radio numérique mobile. Dans le verdict qu’elle a rendu plus tôt cette année, la Cour a octroyé à Motorola des dommages-intérêts de 764,6 millions de dollars.

Cet exemple démontre non seulement à quel point les recours juridiques peuvent être de puissants instruments pour la protection des secrets commerciaux, mais aussi pourquoi il est important de respecter les secrets commerciaux des autres. Dans le cas contraire, votre entreprise pourrait être entraînée dans une poursuite semblable à celle qui a été intentée par Motorola. Il est aussi important de mentionner que, même si Motorola a intenté sa poursuite judiciaire aux États-Unis, l’injonction qu’elle a demandée (qui n’a pas encore été tranchée) interdirait à Hytera de vendre tout produit de radio numérique mobile contesté n’importe où dans le monde.

Outre les recours civils (comme ceux dans l’exemple ci-dessus), la violation des secrets commerciaux des autres peut aussi exposer le contrevenant à des sanctions pénales. Au Canada, en raison du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui vient d’entrer en vigueur, le Canada a adopté des procédures et des sanctions pénales particulières pour les vols de secrets commerciaux. L’adoption de telles mesures constitue sans aucun doute un incitatif additionnel au respect des secrets commerciaux des concurrents.

Conclusion

Nous espérons que l’exposé qui précède vous aura démontré l’importance des secrets commerciaux et que nous aurons su attirer votre attention sur la manière dont ils peuvent être utilisés ainsi que sur les raisons pour lesquelles il faut respecter ceux des concurrents. Toutefois, bien que les lignes directrices qui précèdent constituent un bon point de départ pour la protection des secrets commerciaux de votre entreprise, la meilleure stratégie à adopter (y compris quant à savoir si les secrets commerciaux sont préférables entre autres aux brevets) dépendra beaucoup de votre entreprise, de l’information ou de la technologie en question et de nombreux autres facteurs. Par conséquent, notre équipe de propriété intellectuelle sera heureuse de vous aider et de répondre à vos questions concernant la meilleure façon de protéger l’information et la technologie que votre entreprise considère précieuse.

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Écrit par

James Duffy
Agent de brevets et Avocat principal
Chantal Desjardins
Associée, Agent de marques de commerce et Avocate

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Selon Paul Fogolin, vice-président, Politique et affaires gouvernementales de cette association, une ouverture trop large au droit à la réparation des biens mettrait en péril l’industrie du jeu vidéo en rendant presque impossible pour les titulaires de droits de poursuivre en justice ceux qui trafiquent leurs dispositifs de protection9. Charles Bernard, économiste principal pour l’Association des concessionnaires d'automobiles du Canada s’inquiétait des risques associés au vol automobile10. Pour sa part, Catherine Lovrics, présidente du Comité de politique du droit d'auteur, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, entrevoyait des risques en lien avec la cybersécurité11. Selon plusieurs intervenants de l’industrie, la mise à disposition de documents, de logiciels, de pièces et d’outils en vue d’une réparation augmenterait les risques de cyberattaques. Des risques semblables sont rapportés par des représentants de l’industrie aux États-Unis. Par exemple, l’Association of Equipment Manufacturers suggère que la possibilité de contourner les MTP pourrait compromettre les contrôles d'émissions sur les équipements, ce qui pourrait entraîner des infractions environnementales et des risques pour la vie humaine12. D’autres s’inquiètent des enjeux de responsabilité du fabricant13. Selon Apple et Panasonic, les produits électroniques d'aujourd'hui sont trop complexes pour être réparés par des personnes non spécialisées14. Ainsi, accorder un droit à la réparation élargi pourrait compromettre la sécurité des consommateurs. Les préoccupations en lien avec la sécurité, la sûreté et la responsabilité sont certes légitimes, mais on peut se questionner à savoir si le droit de la propriété intellectuelle est le bon outil pour y répondre. Shannon Sereda, directrice des relations gouvernementales, des politiques et des marchés des commissions du blé et de l'orge de l'Alberta, a notamment mis en lumière les risques que représentait pour les agriculteurs l’impossibilité de réparer rapidement eux-mêmes leur équipement. Selon elle, « [TRADUCTION] l'environnement législatif actuel au Canada soutient les monopoles de réparation d'équipement en permettant aux fabricants d'origine (OEM) d'interdire le contournement des MTP15. » Ces propos ont été corroborés par, Anthony D. Rosborough, chercheur au Département de droit de l'Institut universitaire européen, qui déplorait que les MTP « fonctionnent principalement pour protéger les technologies, plutôt que les œuvres ou les droits des auteurs ». Selon lui, l’industrie tente parfois de protéger par droit d’auteur ce qui devrait être protégé par brevet ou secret commercial16. L’assouplissement des règles relatives aux MTP fait écho à des mesures semblables déjà adoptées aux États-Unis. En effet, le 28 octobre dernier, le Librarian of Congress a renouvelé une série d’exceptions à l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dont l’une permet de contourner certains moyens de protection à des fins de réparation 17. Ces exceptions sont renouvelables tous les trois ans, mais elles ont été, jusqu’à présent, renouvelées deux fois depuis 201818. Les États-Unis ont entrepris plusieurs mesures pour promouvoir la réparabilité des biens depuis quelques années. En mai 2021, la Federal Trade Commission (FTC) a déposé un rapport détaillé19 sur diverses pratiques anticoncurrentielles en matière de droit à la réparation. Le 9 juillet 2021, peu après ce rapport, le président américain a émis un décret présidentiel pour lutter contre ces pratiques et favoriser le développement d’un marché de réparation par des tiers ou par les propriétaires20. Depuis, plusieurs États ont adopté des lois visant à promouvoir le droit à la réparation21. Le 8 janvier 2023, John Deere s'est également engagé à permettre la réparation de son équipement par des réparateurs indépendants22. Apple Inc., qui historiquement s'opposait à l'élargissement du droit à la réparation, a finalement changé de position en 2022, en lançant un service de réparation en libre-service et en appuyant publiquement la nouvelle loi californienne portant sur le droit à la réparation23. L’année dernière, l’OMPI rapportait que 40 États américains avaient entrepris des propositions de loi en faveur du droit à réparer24. Chez nous, l’adoption du projet de loi C-244 s’inscrit également dans l’émergence d’un droit à la réparation des biens. Cette mesure s’ajoute, en ce sens, à un autre projet de loi fédéral, C-5925, adopté en juin dernier et modifiant la Loi sur la concurrence afin de permettre aux tribunaux de contraindre un fournisseur à vendre des outils de diagnostic ou de réparation. Au niveau provincial, rappelons que, l’an dernier, Québec devenait la première province à se doter d’une loi en matière de droit à la réparation26. Nous pourrons observer, au cours des prochains mois, si le nouvel article 41.121 de la LDA permettra de déverrouiller le marché de la réparation. Pour l’instant, la mesure nous parait plutôt timide.27 Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-244 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation) », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-244. Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-272 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (diagnostic, entretien et réparation) », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-272. Nintendo of America Inc. v. King, 2017 FC 246, [2018] 1 FCR 509. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 20 décembre 1996, article 11, en ligne : https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/textdetails/12740. Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, ch. 20, sanctionnée le 2012-06-29, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2012_20/TexteComplet.html. Gazette du Canada, vol. 146, no 23 — le 7 novembre 2012, TR/2012-85 Décret fixant plusieurs dates d’entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi, C.P. 2012-1392, le 25 octobre 2012, en ligne : https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-07/html/si-tr85-fra.html. Graham J. Reynolds, Of Lock-Breaking and Stock Taking - IP, Climate Change, and the Right to Repair in Canada, dans 2023 101-1 Canadian Bar Review 32, 2023 CanLIIDocs 1144, p. 54, en ligne : https://canlii.ca/t/7n4cj. Comité de l'industrie et de la technologie, 5 décembre 2022, Catherine Lovrics, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/49/catherine-lovrics-2/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Viviane Lapointe, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/viviane-lapointe-5/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Andy Fillmore, Open Parliaments, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/andy-fillmore-6/; Comité de l'industrie et de la technologie, 15 février 2023, Patrick Blanar, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/59/patrick-blanar-1/. Association canadienne du logiciel de divertissement, Bill C-244 – An Act to amend the Copyright Act (diagnosis, maintenance and repair), en ligne : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/INDU/Brief/BR12209146/br-external/EntertainmentSoftwareAssociationOfCanada-e.pdf. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Paul Fogolin, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/paul-fogolin-1/. Comité de l'industrie et de la technologie, 8 février 2023, Charles Bernard, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/57/charles-bernard-1/. Comité de l'industrie et de la technologie, 5 décembre 2022, Catherine Lovrics, en ligne : https://openparliament.ca/committees/industry/44-1/49/catherine-lovrics-2/. Emma Fillman, Comprehensive Right to Repair: The Fight Against Planned Obsolescence in Canada, (2023) 32 Dalhousie J Legal Stud 123, p. 145. 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Copyright Office, Library of Congress, Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies», Federal Register, 28 octobre 2024, en ligne : https://www.federalregister.gov/documents/2024/10/28/2024-24563/exemption-to-prohibition-on-circumvention-of-copyright-protection-systems-for-access-control. Copyright Office, Library of Congress, Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies», Federal Register, 26 octobre 2018, en ligne : https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/26/2018-23241/exemption-to-prohibition-on-circumvention-of-copyright-protection-systems-for-access-control. Federal Trade Commission, Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions, mai 2021, en ligne : https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/nixing-fix-ftc-report-congress-repair-restrictions/nixing_the_fix_report_final_5521_630pm-508_002.pdf. The White House, Executive Order on Promoting Competition in the American Economy, 9 juillet 2021, en ligne : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/. X, Jon Campbell, 29 décembre 2022, en ligne : https://twitter.com/JonCampbellNY/status/1608327624526548993; Colorado General Assembly, Consumer Right to Repair Agricultural Equipment, 25 avril 2023, en ligne : https://leg.colorado.gov/bills/hb23-1011; Minnesota Legislature, Minnesota Session Laws, 93rd Legislature, Chapter 57 – S.F. No. 2744, en ligne : https://www.revisor.mn.gov/laws/2023/0/Session+Law/Chapter/57/; Sidley, California Becomes Third U.S. State to Join the Right-to-Repair Movement, 24 octobre 2023, en ligne : https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2023/10/california-becomes-third-us-state-to-join-the-right-to-repair-movement. John Deere, Memorandum of Undestanding, 8 janvier 2023, en ligne : https://www.fb.org/files/AFBF_John_Deere_MOU.pdf. The Verge, Surprise : Apple now supports California’s right to repair, 23 août 2023, en ligne : https://www.theverge.com/2023/8/23/23843506/apple-california-right-to-repair-sb-244. Irene Calboli, « Le droit de réparer : évolution récente aux États-Unis d’Amérique », Magazine de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, en ligne : https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/fr/2023/article_0023.html. Parlement du Canada, « LEGISinfo : C-59 : Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 », Parlement du Canada, en ligne : https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-59. Assemblée nationale du Québec, « Projet de loi n° 29, Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens » en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-29-43-1.html. L'auteur tient à remercier Laura Trépanier-Champagne pour son travail au soutien de la rédaction de cette publication

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2 août 2024

Publication du Règlement clarifiant les obligations de la Loi 96: Impacts sur les marques de commerce pour les produits, la publicité et l’affichage public

Le Règlement1 visant à préciser les nouvelles obligations de la Loi 962 a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024. Il modifie le Règlement sur la langue du commerce et des affaires3 actuel. Ces modifications étaient attendues en raison des incertitudes causées par l’adoption de la Loi 96 en juin 2022 et qui nécessitaient des éclaircissements. Dans ce bulletin, nous traitons des questions liées à l’utilisation des marques de commerce en lien avec les produits et les publications commerciales, ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale. Exception concernant les marques de commerce reconnues Bonne nouvelle! Le Règlement réintroduit l’exception des marques de commerce« reconnues » 4 au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») pourront être utilisées sans version française, pourvu qu’aucune version française de la marque ne soit inscrite au Registre. Par règlement, le gouvernement a élargi la portée de l’exception relative aux marques de commerce, qui ne devait s’appliquer en vertu de la Loi 96 principalement qu'aux marques de commerce enregistrées auprès de l’OPIC, pour inclure également les marques de commerce employées (common law). Grâce à ce changement, le gouvernement a harmonisé le régime applicable aux marques de commerce, que ce soit dans le cadre de leur utilisation avec des produits, avec des publications commerciales ou dans l’affichage public. La recommandation d’enregistrer vos marques de commerce demeure toujours d’actualité pour protéger vos droits, mais l’enregistrement n’est plus une condition de conformité à la réglementation applicable. Obligation de traduire les termes descriptifs ou génériques compris dans les marques À titre de rappel, la Charte de la langue française5 (la « Charte ») prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou son emballage doit être rédigée en français et qu’aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ou être accessible dans des conditions plus favorables. Le Règlement confirme que le terme « produit » inclut son contenant, son emballage et tout document ou objet qui l’accompagne6. Le Règlement précise par ailleurs la portée de l’obligation de traduire les termes descriptifs et génériques compris dans les marques de commerce : « Descriptif » et « générique » : un descriptif réfère à un mot ou un ensemble de mots visant à décrire les caractéristiques d’un produit alors qu’un générique décrit plutôt la nature dudit produit, et ce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé7. Une appellation d’origine ou un nom distinctif à caractère culturel ne sont pas considérés comme un descriptif ou un générique. Selon toute vraisemblance, la référence au « nom du produit tel que commercialisé » vise la marque principale du produit. L’obligation de traduire les termes génériques ou descriptifs contenus dans la marque ne s’appliquerait pas aux marques principales sous lesquelles le produit est commercialisé.Ainsi, selon l’exemple fourni par le gouvernement du Québec, il n’y aurait pas lieu de traduire en français les termes descriptifs ou génériques compris dans la marque principale BestSoap, tel qu'illustrée ci-bas : La question se pose par ailleurs quant aux marques secondaires souvent employées notamment pour désigner plus spécifiquement un produit parmi une gamme de produits. Peut-on dire qu'une telle marque secondaire se qualifie de « nom du produit tel que commercialisé », en plus de la marque principale? Le guide publié par l'Office québécois de la langue française (l' « OQLF ») n'apporte malheureusement aucun éclairage à ce sujet alors que le texte du Règlement nous apparaît assez large pour permettre une telle argumentation selon les circonstances. À notre avis, un tel argument pourrait être possible dans certains cas, mais il faudra attendre la position de l'OQLF (ou une décision de la cour) pour plus de certitude sur la question. Le Règlement précise que la traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans les marques doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente8. Il ne fournit toutefois pas de définition de « support qui s’y rattache de manière permanente ». Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la pratique à ce sujet et l’interprétation de cette notion par l’OQLF. Retenons toutefois le principe prévu par la Charte selon lequel aucune inscription dans une autre langue ne doit être accessible dans des conditions plus favorables. Les entreprises qui choisissent l’option du support devront donc s’assurer non seulement de la permanence du support mais aussi de son accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.Il est à noter également que la taille de la traduction en français des termes génériques et descriptifs compris dans une marque de commerce n’est pas spécifiquement traitée dans le Règlement. Le site de l’OQLF précise cependant qu’aucun terme générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français; l’OQLF semble donc appliquer la règle générale contenue dans la Charte9. Nous comprenons ainsi que le texte en français doit être au moins équivalent en taille et en apparence à celui dans une autre langue, afin de ne pas accorder de prédominance à ce dernier. Période transitoire : le Règlement accorde une période de grâce de deux ans pour donner le temps aux entreprises de se conformer aux exigences qui précèdent. Jusqu’au 1er juin 2027, tout produit non conforme à ces nouvelles exigences pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 202410. Si cette mesure ne dispense pas de déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux obligations, elle assure néanmoins que les produits non conformes déjà existants puissent être écoulés. Publications commerciales Le Règlement n’apporte aucune modification aux règles entourant les publications commerciales, tels les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et d’autres publications de même nature. L’exception applicable aux marques de commerce « reconnues », qui n’avait fait l’objet de modification ni dans la Loi 96 ni dans le projet de règlement, reste donc inchangée. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, sauf si une version française en a été déposée. Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement, les sites Web et les médias sociaux ne sont pas expressément nommés à titre de publications commerciales dont la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables que toute version dans une autre langue. Jusqu’à présent, l’interprétation adoptée et appliquée par l’OQLF ainsi que par les tribunaux est que les sites Web et les médias sociaux sont considérés comme des publications commerciales et doivent par conséquent suivre les mêmes règles. Néanmoins, nous resterons vigilants afin de déterminer si l’absence de référence explicite dans le Règlement concernant les sites Web et les médias sociaux revêt une quelconque signification et si l’OQLF envisagera des modifications au régime pour ces deux types de communication. Affichage public et publicité commerciale Il est bien connu que la Charte requiert que l’affichage public et la publicité commerciale au Québec soient effectués en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante11. L’exception relative aux marques de commerce « reconnues » est également applicable dans le contexte de l’affichage public et de la publicité commerciale. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, si aucune version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce12. Pour ce qui est de l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, la règle de la « présence suffisante » du français cède le pas à celle de la « nette prédominance » du français, lorsque la marque de commerce ou le nom d’entreprise est dans une autre langue que le français, en tout ou en partie13. L’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local inclut non seulement l’extérieur d’un immeuble, mais également les locaux à l’intérieur d’un centre commercial14. Dans un tel cas, une marque de commerce ou un nom d’entreprise dans une autre langue que le français devra être accompagné d’un générique, d’un descriptif des produits ou services visés, ou d’un slogan, en français15. Cette marque de commerce ou ce nom d’entreprise visible sur la devanture d’un commerce ou encore à l’intérieur d’un centre commercial sera considéré dans l’impact visuel global du local. Ainsi, pour un même champ visuel, le texte rédigé en français a un impact beaucoup plus important lorsque (i) l'espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue et (ii) sa lisibilité et visibilité permanente sontau moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.16 Finalement, en ce qui concerne l’affichage dynamique comportant des textes en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte en français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.17 Il est à noter qu’aucune période de grâce n’est accordée en ce qui concerne l’affichage public. Les entreprises ont donc jusqu’au 1er juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles d’affichage. Les exemples ci-dessous, du gouvernement du Québec, illustrent l’application de ces règles : Le sommaire suivant résume les principaux changements qui sont apportés à la Charte et au Règlement et qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 : Produits (étiquettes, contenants, emballages ou tout document ou objet qui l’accompagne) Une marque de commerce « reconnue » (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Doit figurer en français, tout descriptif ou générique compris dans une marque de commerce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé (et autres exceptions particulières); sur le site de l’OQLF, il est indiqué qu’aucun générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français. La traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans une marque doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. Une période de grâce jusqu’au 1er juin 2027 est accordée pour tout produit non conforme aux nouvelles exigences; ce produit pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024. Publications commerciales (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux) Aucun changement : une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée. Il est à prévoir que les règles qui régissent les publications commerciales s’appliquent aux sites Web et réseaux sociaux, conformément à l’interprétation actuelle de l’OQLF et des tribunaux. Affichage public Une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, y compris de l’intérieur d’un centre commercial, lorsqu’une marque de commerce ou un nom commercial est dans une autre langue que le français, même en partie : le français doit figurer de façon nettement prédominante, en tenant compte de l’espace accordé à la marque de commerce ou au nom d’entreprise; la marque de commerce ou le nom d’entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique, un descriptif des produits ou services, ou encore un slogan. Pour un même espace visuel, l’espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue et sa lisibilité et visibilité permanente sont aux moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue. Pour en savoir plus à ce sujet ou pour toute question concernant la Charte de la languge française et ses règlements, veuillez vous adresser à nos professionnels ou consulter nos publications précédentes! Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, Gazette officielle du Québec, (le « Règlement »). Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14 (la « Loi 96 »). Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9. Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1) et art. 4 (25.1). Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.2). Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1). Charte, supra, note 5, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 7. La période de grâce est cependant étendue au 31 décembre 2025, pour les produits qui sont visés par les nouvelles normes relatives à l’étiquetage prévues par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) (DORS/2022-168) ou par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (DORS/2022-169). Charte, supra, note 5, art. 58. Règlement, supra, note 1, art. 4 (25.1) Charte, supra, note 5, art. 58.1 et Règlement, supra, note 1, art. 4 (art. 25.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.5). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.7). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6). Les composants rédigés en français seront présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et visibilité s’ils sont permanents et conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6).

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27 juin 2024

Utilisation abusive du mécanisme de plaintes sur une plateforme de commerce en ligne

Alors que le Canada et plusieurs autres pays prennent des initiatives afin de protéger les usagers en ligne contre des abus1 une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») le 15 janvier 2024 se penche sur la conduite d’un concurrent à l’égard de plaintes formulées sur le site de commerce électronique d’Amazon pour violation de propriété intellectuelle. La plateforme d’Amazon est similaire à plusieurs autres plateformes de commerce en ligne qui intègrent un mécanisme de plainte pour l’usage de propriété intellectuelle par des tiers en violation des droits des réels détenteurs. Ce mécanisme de plainte permet à une partie plaignante de soumettre une réclamation pour violation de propriété intellectuelle concernant du contenu pour lequel elle dispose d’un droit de bonne foi dans le but de suspendre la publication, en totalité ou en partie, des pages publiées sur la plateforme d’Amazon par le contrevenant présumé. Ce mécanisme a sa raison d‘être, car il permet de manière efficace de débusquer des contrefacteurs. Comme nous le verrons dans l'affaire Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc.2, le mécanisme peut aussi être utilisé de manière malveillante. Les faits et les allégations de la demanderesse Dans ce dossier, des plaintes furent formulées par une entreprise concurrente de celle objet des plaintes, les deux œuvrant dans l'industrie des lits gonflables. Keezio Group, LLC («Keezio») commercialise le lit de voyage gonflable pour tout-petits « Hiccapop », tandis que The Shrunks' Family Toy Company Inc. («The Shrunks») propose des lits gonflables constitués d’un matelas placé dans un cadre de lit gonflable. Ces deux entreprises vendent principalement leurs produits au détail sur la plateforme d’Amazon. En février 2017, Keezio a été informé par Amazon de la réception d’un rapport de violation de marque émanant de Monsieur Cirjak de la société The Shrunks, qui portait sur le lit « Hiccapop». Par la suite, conformément à la procédure en vigueur, Amazon a retiré ce produit de la liste des produits proposés à la vente par Keezio sur son site Internet. Le processus de plainte prévoit qu’Amazon n’évalue pas le bien-fondé de la plainte. Un autre avis fut reçu par Keezio vers le 17 avril 2017. Les plaintes de 2017 furent retirées et la page montrant le lit « Hiccapop» restaurée. En novembre 2019, Keezio a reçu deux autres avis de plaintes par Amazon concernant des violations similaires à celles reçues environ deux ans plus tôt. Le premier de ces deux avis, transmis le 22 novembre 2019, référait à une violation de marque de commerce. En conséquence, Amazon a retiré la page concernée qui comportait une charte comparant les produits de Keezio et ceux de The Shrunks. Keezio a demandé des éclaircissements relativement à cette allégation de violation de droit, mais n’a reçu aucune réponse de The Shrunks. Keezio, en l'absence de détails relativement à cette violation, a ultimement modifié sa page web afin de supprimer toute référence à la société The Shrunks en la remplaçant par « Rhymes with Skunks » (rimes avec moufettes). Quoique dans un message en novembre 2019 Amazon mentionne à Keezio qu'elle rétablira le contenu de Keezio, la preuve n’établit pas clairement que ce rétablissement a été effectué. Le second avis de violation en date du 28 novembre 2019 comportait une allégation de violation de droit d’auteur concernant six pages web relativement au lit « Hiccapop ». Ces pages ont été retirées de la liste vers le 28 novembre 2019 et ultérieurement réintroduit le 2 décembre 2019. The Shrunks a nié être l’auteur des plaintes de 2019 mais la Cour n’a cependant pas hésité à conclure que The Shrunks se cachait derrière une autre identité. Questions en litige concernant les plaintes Plusieurs questions étaient en litige et certaines allégations ont été retirées. Nous nous concentrons sur les allégations relatives aux deux plaintes de 2019. À cet égard, Keezio affirme que les plaintes déposées auprès d'Amazon par The Shrunks étaient infondées, entrainant ainsi une perte pour Keezio. La Cour a notamment analysé l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce3. Pour réussir un tel recours la partie demanderesse doit prouver (i) qu’il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse (ii) qui tend à discréditer une entreprise concurrente, ses produits ou services, et (iii) que des dommages ont été encourus. La Cour souligne que la fausseté des déclarations n’a pas besoin d’être connue par celui qui les fait pour satisfaire à ces critères. Conclusions de la Cour (i) allégation de violation de marque dans le tableau comparatif La plainte de contrefaçon de marque concernait le tableau comparatif des produits « Hiccapop » et «The Shrunks» qui comportait des données comparatives des caractéristiques de ces deux produits. Ces données n’ont pas été remises en question. La plainte portait sur l’utilisation sans autorisation de la marque enregistrée The Shrunks dans ce tableau. La Cour, s’appuyant sur la décision clé Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.4 a conclu qu’il n’y avait pas eu « emploi » de The Shrunks à titre de marque au sens de l’article 4 (1) de la Loi sur les marques de commerce et que la plainte de violation de marque de commerce n’était pas fondée. La Cour a également conclu que le tableau comparatif ne contrevenait pas à l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce5: la simple utilisation de la marque d’un concurrent en publicité comparative n’entrainant pas en soi la dépréciation de la valeur de la clientèle. (ii) allégation de violation de droit d’auteur L’avis de violation de droit d’auteur mentionnait six chiffres de numéros d’identification standard du catalogue interne d’Amazon (ASIN) qui renvoyaient à six pages web de vente pour le lit « Hiccapop ». La Cour a statué que l’allégation de violation du droit d’auteur en question n’était pas fondée, car elle portait sur un lit, objet utilitaire vendu à plus de 50 exemplaires. La reproduction du dessin du lit n’était donc pas couverte par la Loi sur le droit d’auteur en vertu de l’article 64(2).6 La Cour a conclu que The Shrunks était responsable des deux plaintes de novembre 2019 qu’elle a jugées fausses ou trompeuses, car les allégations de violation de marque et de droit d'auteur étaient sans fondement. La Cour a mentionné que les plaintes tendaient à discréditer l'activité de Keezio puisque ces plaintes avaient trompé Amazon en lui faisant retirer les pages de liste de produits de Keezio. Elle se réfère sur ce point à un passage de la décision de la Cour fédérale Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin..7 La Cour a déterminé que les preuves de Keezio relativement au calcul des dommages-intérêts étaient sur plusieurs aspects insuffisantes. La Cour a ordonné le paiement en dommages de la somme qui correspondait à la perte de bénéfices causée par le retrait des pages des produits de Keezio pendant la période pertinente de retrait. La Cour n’a pas attribué de responsabilité personnelle au dirigeant de The Shrunks et n’a pas accordé d’injonction permanente ni de dommages-intérêts punitifs. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de The Shrunks pour violation de droit d'auteur. Le tribunal a ordonné à The Shrunks de payer à Keezio des frais, hors taxes et débours. Commentaires Cette décision met en évidence l’importance pour les plaignants de faire preuve de sérieux lors de la production de plaintes. Le mécanisme de plainte sur des plateformes telles que celle d’Amazon est un outil extrêmement utile et efficace pour signaler une violation de droits, à condition d’être utilisé de bonne foi et basé sur des fondements juridiques solides. Bien que le mécanisme soit facile à utiliser, il est essentiel de procéder à une analyse préalables des droits, car une plainte mal fondée peut entraîner un préjudice. Ce préjudice peut être considérable, surtout lorsque la plateforme est mondiale. Dans de tels cas, le retrait d’une page web peut entraîner des dommages importants. Il est donc essentiel de redoubler d’efforts, car une analyse des droits par pays peut révéler des situations juridiques et des titulaires de droits différents d’un pays à l’autre. Non seulement les concurrents doivent prendre soigneusement en compte leurs actions et bien les soupeser, mais les exploitants de sites de commerce électronique doivent également être vigilants en plus de répondre rapidement aux demandes de retrait et de restriction géographique. Amazon en a récemment fait l'expérience, car une cour anglaise a rendu une décision8 défavorable à son encontre. Cette décision était liée à une opération de ciblage effectuée sur son site, où des offres de vente ou de publicités furent intentionnellement dirigées vers des consommateurs au Royaume Uni alors que les marques ne relevaient pas dans ce pays des mêmes titulaires que la société qui proposait les produits à la vente. À bon entendeur, salut! Voir le projet de loi C-63 intitulé Loi sur les préjudices en ligne qui prévoit un régime visant ces abus. Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc., 2024 BCSC 64. Article 7 de la Loi sur les marques de commerce : « Interdictions 7. Nul ne peut : - faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; - appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; - faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; - employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution. ». Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. 55 C.P.R. 176, 1968 CanLII 1280 Article 22 de la Loi sur les marques de commerce : 22. « Dépréciation de l’achalandage -22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. »» Article 64 (2) de la Loi sur le droit d’auteur : 64 (2) « Non-violation : cas de certains dessins Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes : - être reproduit à plus de cinquante exemplaires; - s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires » Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin, 2021 CF 1040. Voir le paragraphe 58 de cette décision : « [58] Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l’une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d’octobre 2020. ThousandShores n’était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L’absence de toute preuve de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l’enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l’enregistrement contesté, le défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l’atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l’entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l’a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l’autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l’enregistrement en cause. ». Lifestyle Equities CV and another c. Amazon UK Services Limited and others [2022] EWCA Civ 552 confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2024 ( [2024] UKSC 8)

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15 avril 2024

L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

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