Les droits d’utilisateurs antérieurs sont reconnus depuis longtemps par le droit canadien des brevets. Ces droits, qui constituent une défense contre la contrefaçon de brevet, sont considérés comme un moyen d’assurer l'équité en permettant à une personne ayant fabriqué, utilisé ou acquis de manière indépendante une invention qui fait ensuite l'objet d'un brevet de continuer à utiliser l'invention. Une version révisée de l’article 56 de la Loi sur les brevets, qui définit les droits d’utilisateurs antérieurs et qui présente des similitudes avec l'article 64 de la loi britannique sur les brevets, est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. La disposition révisée s'appliquera à une action ou à une procédure commencée le 29 octobre 2018 ou après et portant sur un brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite. La véritable portée des droits d'utilisateurs antérieurs en vertu de la disposition révisée n’avait jamais fait l’objet d’une interprétation judiciaire avant une décision récente de la Cour fédérale dans l’affaire Kobold Corporation c. NCS Multistage Inc. Les deux entreprises en cause sont des fournisseurs d’équipements utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique. Dans cette affaire, Kobold Corporation (ci-après Kobold, le demandeur) alléguait que quatre des outils exclusifs de NCS Multistage Inc. (ci-après NCS, le défendeur) utilisés pour la fracturation étaient en contrefaçon du brevet canadien no 2,919,561, et NCS a demandé à la Cour par voie de requête en jugement sommaire de rejeter l'action en contrefaçon sur la base des droits d’utilisateurs antérieurs. Dans son analyse du paragraphe 56 dans sa forme actuelle, la Cour a tenu compte des versions anglaise et française dudit paragraphe, de l'historique législatif, de la jurisprudence canadienne examinant le paragraphe 56 précédent, ainsi que de la législation correspondante au Royaume-Uni. Dans un premier temps, la Cour a souligné le fait que le paragraphe 56 de la Loi sur les brevets en vigueur depuis le 13 décembre 2018 accorde des droits plus étendus que l'ancien paragraphe 56, notant plus spécifiquement les trois différences suivantes : La législation précédente se limitait à accorder à un utilisateur antérieur le droit d'utiliser et de vendre un produit physique, alors que la disposition actuelle donne à un utilisateur antérieur le droit de commettre un « acte » qui aurait autrement constitué une violation. Le mot "acte" doit être interprété à la lumière de l'article 42 de la Loi sur les brevets, qui accorde des droits exclusifs pour « faire, construire et utiliser l'invention et la vendre à des tiers pour qu'elle soit utilisée », ce qui englobe notamment les méthodes brevetées. Cette interprétation peut limiter les droits d’utilisateurs antérieurs, la Cour donnant l’exemple d’un utilisateur antérieur qui fabriquait et utilisait un appareil; il pourra continuer à fabriquer et à utiliser l’appareil, mais ne pourra pas invoquer une défense d’utilisation antérieure en vertu du paragraphe 56 pour vendre l’appareil, car la vente est un acte distinct de la fabrication ou de l’utilisation au sens de la Loi.    Alors que la législation précédente limitait la protection de la vente ou de l'utilisation de la manifestation physique de l'invention, le fait de commettre un acte qui aurait constitué une contrefaçon est protégé en vertu du paragraphe 56 tel que modifié; et La législation actuelle étend la protection à une personne qui a fait des préparatifs sérieux et efficaces pour commettre un acte de contrefaçon avant la date de la revendication, ce qui n’était pas le cas en vertu du paragraphe 56 dans sa forme précédente. Les parties avaient des interprétations différentes du terme « même acte » au paragraphe 56(1), et plus particulièrement sur le degré de similitude requis. La Cour a déterminé que le mot « même » au paragraphe 56(1) signifie un acte identique, tandis que les paragraphes 56(6) et 56(9) permettent une défense par un tiers d'un usage antérieur selon la norme moins stricte d’un acte qui est « sensiblement le même ». La Cour a déclaré que l'utilisateur antérieur peut ajouter ou modifier des éléments qui n'enfreignent pas le brevet, par exemple en modifiant la couleur de la peinture d’un appareil, mais l'utilisateur antérieur ne peut pas modifier un élément faisant partie du concept inventif de l'invention. La Cour a ensuite établi les facteurs qui doivent être considérés dans l’évaluation de la défense de droits d'utilisateurs antérieurs en vertu du paragraphe 56(1) : Déterminer si les actes accomplis avant et après la date de la revendication sont identiques. Si c’est le cas, il n'est pas nécessaire d'envisager une contrefaçon – le paragraphe 56(1) fournira toujours un moyen de défense contre toute contrefaçon potentielle; Si les actes ne sont pas identiques, déterminer si les actes sont en contrefaçon du brevet, et si c’est le cas, déterminer quelles revendications sont enfreintes. Si les actes postérieurs à la revendication ne violent pas le brevet, alors il n'y a pas d'actes autrement contrefaisants et il n'est donc pas nécessaire de s'appuyer sur le paragraphe 56(1). Si les actes antérieurs à la revendication ne contrefont pas le brevet, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer. Si les actes postérieurs à la date de revendication sont en contrefaçon d’une revendication particulière du brevet qui n’était pas contrefaite par les actes antérieurs à la date de revendication, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer; Si les actes antérieurs et postérieurs à la date de revendication ne sont pas identiques, mais ne font qu'enfreindre les mêmes revendications, déterminer alors si les modifications concernent le concept inventif de l’invention brevetée. S'ils ne le font pas, une défense en vertu du paragraphe 56(1) est possible. La Cour a conclu qu’une requête en jugement sommaire est seulement appropriée dans les cas où les actes avant et après la date de revendication sont clairement identiques, et donc où il n’est pas nécessaire d’interpréter les revendications et d’analyser la question de la contrefaçon. Puisque dans le cas en question les actes effectués par NCS avant et après la date de revendication différaient, la Cour a conclu qu’un procès en bonne et due forme était requis afin d’analyser la question de contrefaçon et de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les brevets.   Conclusions Cette première analyse détaillée de l’article 56 de la Loi sur les brevets telle qu’amendée en décembre 2018 clarifie plusieurs aspects de la défense contre la contrefaçon de brevet basée sur les droits des utilisateurs antérieurs et servira certainement de fondement pour les décisions futures sur cette question. Cependant, l’application du paragraphe 56(1) de la Loi n’a pas été effectuée dans le cadre de cette requête en jugement sommaire, et il faudra donc attendre un futur procès sur cette question pour obtenir un éclairage additionnel sur la portée des droits d'utilisateurs antérieurs selon le droit canadien.

Frais pour revendications excédentaires à l'horizon Tel qu’indiqué précédemment, le gouvernement canadien a publié le 3 juillet 2021 des modifications proposées aux Règles sur les brevets. Un élément central de la proposition est l'introduction de frais pour revendications excédentaires de l'ordre de 100 $ CA pour chaque revendication au-delà de 20 revendications, qui seront payables lors de la requête d'examen. Ces frais seront réévalués au moment de l'acceptation de la demande afin de déterminer si des frais supplémentaires sont dus lors du paiement de la taxe finale en fonction de l'évolution du nombre de revendications durant l'examen. Pensez à agir maintenant En prévision de l'introduction probable d'un tel régime au début de 2022 (qui pourrait être annoncée avec un préavis de seulement 30 jours), les Demandeurs de brevets pourraient souhaiter commencer la poursuite de leurs demandes canadiennes et envisager de demander l’examen d'ici la fin de 2021 afin d’éviter le paiement de ces taxes pour revendications excédentaires et conserver le droit de présenter un plus grand nombre de revendications pour examen. Sur la base des dispositions transitoires des Règles proposées, prendre une telle mesure maintenant éviterait le paiement de ces taxes de revendications excédentaires lors de la demande d'examen et lors du paiement de la taxe finale à l'acceptation de la demande. Nous recommandons donc aux Demandeurs d'envisager de prendre de telles mesures cette année pour conserver les avantages du régime actuel, en particulier pour les dossiers comportant un grand nombre de revendications ainsi que ceux pour lesquels il était envisagé de demander l’examen prochainement. Restez à l'écoute ! Bien que les détails exacts et le calendrier des changements à venir ne soient pas encore connus, la proposition initiale suggère que les changements entreront en vigueur avec un court préavis. Veuillez rester à l'écoute des nouvelles à venir et n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe des brevets pour obtenir des conseils durant le processus de transition vers ces nouvelles Règles.

Le premier anniversaire de l’entrée en vigueur des nouvelles Règles canadiennes sur les brevets, qui ont modifié de manière significative certaines pratiques entourant le dépôt et la poursuite de demandes de brevets au Canada, constitue une occasion de faire un retour sur les principaux changements qui ont un impact significatif sur la pratique canadienne en brevets. En effet, la dernière année nous a permis de constater les changements, qui semblent créer une certaine confusion chez les demandeurs de brevets, et nous a permis d’observer l’effet des changements en termes pratiques. Le présent article a pour objectif de clarifier et d’analyser la portée de certaines des modifications législatives entrées en vigueur le 30 octobre 2019 afin d’aider les demandeurs de brevets au Canada. Les choses bougent plus vite! En vertu des nouvelles règles, le délai pour procéder à la requête d’examen est passé de 5 ans à 4 ans, et le délai pour répondre à un Rapport d’examen est maintenant de 4 mois au lieu de 6 mois, écourtant ainsi les procédures d’obtention d’un brevet au Canada. Bien qu’il existe des mécanismes pour prolonger de quelques mois les délais pour ces actions, ceux-ci occasionnent des frais supplémentaires pour les Demandeurs de brevets et peuvent également compromettre les procédures d’examen prioritaire en vertu de l’alinéa 84(1)a) des Règles sur les brevets. Nous avons donc remarqué un rythme d’examen généralement accéléré au cours de la dernière année.     Le temps commence à presser pour les « retardataires »! Le Canada fut pendant longtemps l’une des seules juridictions où il était possible de reporter l’entrée en phase nationale jusqu’au 42e mois suivant la date de priorité en payant simplement une surtaxe de rétablissement. Cependant, en vertu des nouvelles règles, les demandes PCT pourront bénéficier d’une telle entrée en phase nationale dite « tardive » uniquement si le non-respect du délai initial de 30 mois s’est produit malgré une « diligence raisonnable » (il faudra présenter une déclaration pour démontrer cette diligence). Or, il est important de noter que les demandes PCT dont la date de dépôt international, et non pas la date d’entrée en phase nationale, est antérieure au 30 octobre 2019 sont soumises aux anciennes règles, et donc il est toujours possible pour ces demandes de faire une entrée en phase nationale au Canada entre le 30e et le 42e mois suivant la date de priorité en payant une surtaxe de rétablissement, sans justification. Il serait avisé que les demandeurs de brevets identifient leurs demandes de brevets PCT en instance qui sont toujours éligibles pour une entrée en phase nationale « tardive » en vertu des anciennes règles, et procèdent au dépôt au Canada avant l’expiration du 42e mois dans les dossiers où une protection au Canada est désirée.    Dates limites plus strictes pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien – soyez vigilants! En vertu des anciennes Règles, pour la plupart des délais fixés par la Loi ou par le Commissaire aux brevets, le non-respect d’un tel délai déclenchait un sursis de 12 mois de plein droit par le système d’abandon et de rétablissement (demandes), ou par le système de retard de paiement des taxes de maintien (brevets). Or, en vertu des nouvelles Règles, ce sursis automatique de 12 mois ne s’applique plus pour les cas de non-respect de la date limite pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien. Le nouveau système offre toutefois une protection supplémentaire aux Demandeurs puisque le non-respect des délais pour ces actions déclenche la délivrance d’un avis de l’OPIC demandant la réalisation de l’action requise dans un nouveau délai (généralement 2 mois). Cependant, une exigence de « diligence raisonnable » entre en vigueur après l'expiration du délai indiqué dans l'avis ou six mois après la date limite initiale manquée, selon l’éventualité la plus tardive. En plus de l’exigence de « diligence raisonnable », les droits des tiers peuvent s’appliquer durant la période d’abandon. Ceci amène des situations où une demande de brevet est abandonnée pour deux motifs différents, avec des délais et des exigences distinctes pour le rétablissement, augmentant le risque de confusion pour les Demandeurs. Prenons un cas hypothétique où un Demandeur incertain de vouloir poursuivre une demande de brevet décida de laisser la demande devenir abandonnée en ne répondant pas à un Rapport d’examen avant l’expiration du délai fixé au 1er novembre 2019, et de garder la possibilité de rétablir la demande l’année suivante. Pour cette demande désormais abandonnée, le Demandeur n'a pas payé la taxe de maintien initialement due le 1er décembre 2019, déclenchant un délai de 6 mois pour payer la taxe de maintien et une taxe pour paiement tardif. Le non-paiement de la taxe de maintien au 1er juin 2020 entraine un deuxième motif d'abandon. Or, en octobre 2020, le Demandeur décide finalement de continuer la poursuite de la demande, et de répondre au Rapport d’examen accompagné d’une requête de rétablissement et du paiement de la taxe de rétablissement, permettant ainsi de retirer le premier motif d’abandon. Cependant, pour le deuxième motif d’abandon, la requête de rétablissement doit être également accompagnée d’une déclaration selon laquelle le non-paiement de la taxe de maintien et de la taxe pour paiement tardif dans les délais prescrits s’est produit malgré le fait que le Demandeur a exercé la « diligence requise » pour tenter de procéder au paiement.  Il est donc important que les Demandeurs de brevets qui abandonnent une demande de manière délibérée, mais désirent garder la possibilité de la rétablir ultérieurement, soient bien avisés de l’exigence de « diligence raisonnable » et des droits des tiers qui pourraient s’appliquer dans certaines circonstances, et s’assurent notamment de respecter les délais fixés pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien afin d’éviter des pertes de droits. Bien gérer ses priorités! Il est désormais requis de déposer une copie certifiée de toute demande prioritaire, ou de renvoyer à une bibliothèque numérique donnant accès à ce document (l’OPIC accepte le code « WIPO-DAS » assigné à chaque demande prioritaire à cet égard). Pour les demandes canadiennes découlant de demandes PCT, si les exigences du PCT en matière de copie certifiée lors de la phase internationale ont été respectées, il n’est pas nécessaire de resoumettre une copie certifiée lors de l’entrée en phase nationale canadienne. Cependant, pour les demandes canadiennes avec revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, la copie certifiée ou la référence à la bibliothèque numérique devra être déposée dans un délai de 4 mois à compter du dépôt ou de 16 mois à compter de la date de priorité, selon la date la plus tardive. Aussi, il est désormais possible de restaurer la priorité d’une demande canadienne dans les 14 mois de la date de priorité lorsque le défaut de déposer une demande dans le délai prescrit de 12 mois n’était pas intentionnel. Le délai pour faire la demande de restauration de la priorité est de deux mois à compter de la date de dépôt dans le cadre d’un dépôt non-PCT, et d’un mois à compter de la date d’entrée en phase nationale pour les dépôts découlant d’une demande PCT. Ne plus se « perdre dans la traduction » - plus de souplesse pour les dépôts non-PCT Avant le 30 octobre 2019, la soumission de la demande de brevet dans une des deux langues officielles du Canada (anglais/français) et le paiement de la taxe de dépôt prescrite au moment du dépôt étaient requis pour obtenir une date de dépôt au Canada, et ce, autant pour les entrées en phase nationale d'une demande PCT que pour les dépôts non-PCT. En vertu des nouvelles règles, et uniquement pour les dépôts non-PCT, il est possible de déposer une demande dans une langue autre que les deux langues officielles et/ou de ne pas payer la taxe prescrite au moment du dépôt. Dans ces cas, l’OPIC émettra un avis exigeant de fournir une traduction française ou anglaise de la demande et/ou de payer la taxe de dépôt dans un délai donné. La souplesse notée ci-haut pour les dépôts non-PCT ne s’applique pas pour les dépôts basés sur les demandes PCT. Pour les entrées en phase nationale d'une demande PCT dans une langue autre que l’anglais ou le français, les demandeurs doivent s’assurer d’avoir une traduction de la demande en main lors du dépôt d’une phase nationale PCT au Canada. Enregistrement de documents et transferts Il était auparavant nécessaire de procéder à l’enregistrement d’une copie de l’acte de transfert des droits et de payer une taxe d’enregistrement afin d’effectuer un changement de propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet. Or, en vertu des nouvelles Règles, l’enregistrement d’un transfert de propriété et l’enregistrement des éléments probants du transfert (p. ex. un document de cession signé) constituent des actions distinctes pour lesquelles des taxes distinctes doivent être acquittées. Il est important de noter que le simple enregistrement d’un document qui a une incidence sur un transfert de brevet entraîne uniquement l'enregistrement de ce document au dossier, mais n’est pas traité comme une demande d’inscription d’un transfert.  Il importe également de noter que l’ancien article 51 de la Loi sur les brevets, qui stipulait que toute cession est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation, a été abrogé et remplacé par le paragraphe 49(4) qui ne fait quant à lui référence qu’aux transferts des brevets. Donc, l’enregistrement du transfert est primordial. À la lumière de cela, il est fortement recommandé que les demandeurs de brevets et brevetés procèdent promptement à l’enregistrement de tout transfert de droits auprès de l’OPIC afin de mettre à jour leur dossier canadien et de prévenir tout enregistrement de transfert ultérieur et illégitime en faveur d’un tiers. Conclusion Pour toute question ou pour de plus amples renseignements sur ces questions ou sur tout autre aspect de la pratique canadienne en brevets, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe!

Dans une nouvelle précédente 1, nous avions discuté d’un changement de pratique canadienne concernant les revendications d’utilisation médicale à la suite d’une décision de la Cour fédérale 2. Suite à cette décision, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) avait émis un avis de pratique 3 stipulant que les revendications dont l’élément inventif définit un traitement à un dosage fixe ou à un régime posologique fixe sont acceptables, contrairement aux revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir, qui selon l’OPIC pourraient limiter les compétences ou jugement professionnels d’un médecin, et étaient donc communément rejetées par les Examinateurs canadiens. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Dans une décision récente 4, la Commission d’Appel des brevets (CAB) a conclu que des revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir ne limitent pas nécessairement les compétences ou jugement professionnels d’un médecin et sont donc acceptables selon les circonstances, contrastant ainsi avec la position plutôt rigide adoptée durant l’examen. La revendication 1 qui était contestée dans ce dossier se lit comme suit : Use of calcitonin (CT) in combination with one or more oral delivery agents selected from N-(5-chlorosalicyloyl)-8-aminocaprylic acid, N-(10-[2-hydroxybenzoyl] aminodecanoic acid or N-(8-[2-hydroxybenzoyl]amino) caprylic acid, or a disodium salt, hydrate or solvate thereof for the manufacture of a medicament for the treatment of a disorder responsive to the action of calcitonin, wherein said medicament is for oral administration to a human host from about 5 minutes to 2 hours prior to a meal. L’invention vise à solutionner le problème de la faible biodisponibilité de calcitonine (CT) qui est observée lorsqu’une formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas, et la solution proposée consiste à administrer par voie orale la composition pharmaceutique de CT à l’intérieur d’une fenêtre temporelle de courte durée précédant la prise de nourriture, c.-à-d. environ 5 minutes à 2 heures avant le repas tel que stipulé dans la revendication 1. L’Examinateur a rejeté les revendications en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets, alléguant que l’objet des revendications équivalait à une méthode de traitement médical nécessitant l’exercice des compétences professionnelles d’un médecin parce que l’élément essentiel qu’est le moment de l’administration de la formulation par voie orale se rapporte à la façon de traiter un patient, notamment les instructions de prendre la formulation de 5 minutes à 2 heures avant un repas. Le CAB a renversé la décision finale de l’Examinateur, affirmant que la personne versée dans l’art comprendrait que n’importe quel moment compris dans la fenêtre temporelle définie dans la revendication 1 permettrait de remédier au problème de la faible biodisponibilité observée lorsque la formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas et, par conséquent, le jugement d’un médecin n’est pas requis pour choisir un moment compris dans cet intervalle. Donc, à partir du moment où le médecin a pris la décision de prescrire la prise de la formulation de CT à administration orale peu avant un repas, l’exercice des compétences et du jugement du médecin n’est plus requis. Le PAB a donc conclu que l’objet défini par les revendications n’est pas une méthode de traitement médical et est inclus dans la définition d’une « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Cette décision confirme que les revendications d’utilisation médicale sont brevetables selon le droit canadien des brevets, même dans les cas où l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration, en autant qu’il peut être établie que l’utilisation revendiquée n’implique pas les compétences ou le jugement d’un professionnel de la santé. Les Demandeurs de brevets souhaitant obtenir une protection au Canada pour ce type d’inventions devraient tenir compte de ce changement à la pratique canadienne. Développements récents concernant la brevetabilité des revendications d’utilisations médicales au Canada AbbVie Biotechnology Ltd. c. Canada (Attorney General), 2014 FC 1251 PN 2015-01, émises le 18 mars 2015. Décision du Commissaire No. 1418